李前 黄帅

多年的积累让中国企业在全球价值链上越走越高。在深度参与全球竞争的过程中，难免会遇到更多的知识产权碰撞和冲击。中国企业不仅要加强自身的知识产权意识，通过申请专利等形式保护自己的知识产权，而且还要面对来自竞争者的知识产权“发难”。特别是在美国市场，近些年不断加码的“337调查”，便是中美企业在全球供应链上“狭路相逢”的典型例子。

在2019年12月4日举行的第七届中国电子家电企业国际化高峰论坛上，美国飞翰律师事务所上海办公室管理合伙人王宁玲律师就如何应对美国知识产权纠纷为企业支招，具有很强的指导意义。

美国专利维权系统

对于中国企业来说，有一个可能无法避免的风险——知识产权纠纷，特别是在美国市场，这一风险尤为突出。“规避该风险不仅是来自企业内部的需求，而且美国合作伙伴（客户）往往也会要求中国企业在知识产权方面做一定的规避。” 王宁玲表示。

正所谓“树大招风风撼树”，或许，越是那些在美国市场做大做强、有一定客户基础的企业，越是面临更大的知识产权风险。据王宁玲介绍，在美国知识产权诉讼方面，之前大多数中国企业遇到的是美国联邦地区法院诉讼，近几年较多的是“337调查”，属于美国准司法联邦机构下的诉讼。

有些中国企业可能在美国没有设立分支机构，也没有相关人员，只有一个当地的合作伙伴，并且合作伙伴是独立的法人，产品通过代理商出口到美国。即便如此，美国国际贸易委员会（ITC）对中国企业仍有管辖权。

“这就是为什么‘337调查对于很多中国企业来说是一个非常大的风险点。它是对物的管辖，而不是对人的管辖。” 王宁玲进一步解释道，从这个角度来看，只要中国企业的产品进入美国，不管是以什么形式进入，也不管是用当地客户的品牌还是自己的品牌，可能都会涉及“337调查”的类型。

2012年以来，美国发明法案给予了专利被告方一个很好的机会，即到美国专利商标局专利审判和上诉委员会（PTAB）去做专利无效申辩。这导致了美国联邦地区法院诉讼案件数量的下降，原因是企业一旦在美国联邦地区法院成为被告，大多数企业会到美国专利商标局去告专利无效。这时候，美国联邦地区法院的案子一般会终止，等待PTAB关于专利有效性的决定。

另外，王宁玲提醒说，就美国联邦地区法院或美国国际贸易委员会的裁决，当事方可以在美国联邦巡回上诉法院上诉，当事方可以在美国联邦巡回上诉法院上诉，之后当事方可以就美国联邦巡回上诉法院的裁决向美国最高法院提出上诉， 美国最高法院有权决定是否接受该上诉。一旦接受，美国最高法院将做出最终的裁决。

LED行业实战案例 

2018年，美国飞翰律师事务所代理了一个有关模块化LED显示面板及其组件的案件。该案件诉讼状于2018年3月27日递交并于2018年4月16日修改，涉及LED行业的39家中国企业，包括中国企业及其在美国的子公司。在该案件中，原告是美国当地一家叫Ultravision Technology LLC的公司。据王宁玲介绍，这家公司规模不大，它的一些技术是与中国企业讨论开发的，但它申请了美国专利之后，却反过来告中国企业专利侵权。

实际上，在模块化LED显示面板及其组件方面，中国企业的技术已经非常成熟，但在美国仍然不能避免成为被告。2018年，这个案件在中国LED行业引起了广泛关注，因为它不仅要求有限排除令，还要求普遍排除令。而普遍排除令意味着，一旦败诉，中国所有LED显示面板相关企业的产品均不能进入美国市场，市场影响面非常大。在中国企业配合美国飞翰律师事务所积极应诉并收集证据的情况下，2018年12月初，原告递交了撤诉动议。最后该案件以原告撤诉而结束。

王宁玲表示，证据收集是整个案件中做得比较详细的部分，包括书面质问、要求提供文件、证言笔录、检查产品、要求自认等，最终迫使原告撤诉。

应对知识产权诉讼的七大选择

面对美国知识产权诉讼，中国企业通常采取不同的应对策略，主要包括七大类。王宁玲分析了每一个选项的特点，如下。

第一，不应诉。2008年，中国LED行业也曾遇到过“337调查”。那时候，很多中国企业采取的策略是不应诉，甚至不惜以放弃美国市场为代价。但不回应的后果一定是败诉，由此涉案产品无法再进入美国市场。如果所有被告都不应诉，并且在普遍排除令之下，那么整个涉案行业的产品都无法再进入美国市场。而在2018 年这起LED案件中，大多数中国企业采取了积极应诉的策略。这是一个很大的变化，说明过去10年，中国企业对知识产权的重视度和在知识产权方面的自信心都大大提升。

第二，取得同意令。作为被告，可以同意原告的一些要求，然后让原告撤诉。在上述2008年的案件中，很多企业采取了同意令的方式，在有限排除令条件之下，即使一些产品撤出美国市场，其他产品仍然能够进入。在2018年这起案件中，也有企业取得了同意令，但由于最后原告自己主动撤诉，那些取得了同意令的企业面临的束缚就可能比较大。所以，策略的选择对最后的结果有很大的影响。

第三，和解。美国联邦地区法院的大多数案件都是以和解结束的。“337调查”案件和解的可能性相对小一些，因为它整个程序进行得比較快，为12—16个月。对企业来说，如果能达成双赢的和解结果，其实是一个很好的选择。

第四，积极应诉。在积极应诉方面，产品不侵权非常重要，这对胜诉很有利。还可以告对方专利无效或者专利不可执行。这些都是在诉讼中可以考虑的主打策略，能有效迫使对方撤诉。

第五，主动出击。如果中国企业有比较强的专利组合和专利储备，包括中国专利和美国专利，那么，可以考虑运用这一策略，在中国或美国进行反诉。同时，中国企业也可以到美国专利商标局提出对方专利无效。

第六，要求供应商补偿。很多中国企业在与美国客户签订供应合同时，可能会承诺自己承担所有的风险，即只要对方购买产品，无论未来出现什么风险，都由自己担着。签订这样的条款，对中国企业来说风险非常大。从合同条款上，应尽可能减少这样的风险。

第七，规避设计。这对中国企业来说是一个非常有效的策略。如果发现自己的产品确实落入了竞争对手的专利范围内，一定要让技术团队考虑可能的规避设计，通过设计出新的产品，跳出对方的专利范围。实际上，这样的规避设计也是企业创新的一条有效的捷径。因为企业进行了规避设计之后，也会考虑将创新成果作为自己的专利保护起来。

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王宁玲律师现任美国飞翰律师事务所上海办公室管理合伙人。她在为跨国公司及中国公司提供专利申办、出具法律意见、开展尽职调查、提供许可、专利诉讼等方面拥有将近20年的丰富经验。